《专利侵权行为认定指南》新规解读
来源：法律图书馆 作者： 时间：2016-04-22 09:52:00《专利侵权行为认定指南》新规解读
【摘要】
专利行政部门应权利人申请作出涉案产品对某一具体专利权侵权成立或不成立的认定是《专利法》赋予专利行政机关的法定职权，但以往执法实践中往往各地专利行政部门认定侵权的标准不统一。2016年3月，国家专利局公布了《专利侵权行为认定指南（征求意见稿）》，对各地专利行政执法部门如何认定专利侵权行为提出了统一的法律适用标准。
【正文】
专利行政执法保护与司法诉讼保护“双轨制”是我国《专利法》特有的制度，专利行政执法的法律依据是《专利法》第60条，即专利行政部门对认定侵犯他人专利权的行为可以做出“责令停止侵权”的具体行政行为。专利行政执法具有成本低、效率高等明显优势，而且一旦被认定侵权成立，会大大降低后续的民事赔偿诉讼的难度，但专利行政执法在以往执法实践中也有明确缺点，主要体现各地专利行政部门认定专利侵权的执法标准不统一，导致专利行政部门在认定之后引发的行政诉讼中诉讼风险较高。2016年3月，国家专利局公布了《专利侵权行为认定指南（征求意见稿）》（以下简称《认定指南》），结合近年来的司法审查实务案例，我们来看一看其中的亮点。
（一）《认定指南》明确了认定侵犯专利权行为的4个构成要件：
（1）行为对象是国家专利局公告授权的有效专利，即不包括已失效或被无效或部分无效的专利；
（2）行为人以生产经营为目的，对生产经营目的的认定应重点考察行为本身的性质而并非行为人单位的性质；
（3）行为人有实施他人专利的行为，即制造、使用、销售、许诺销售和进口；
（4）行为人的行为未被《专利法》明确规定为不侵犯专利权，从该规定的表述来看，包括不属于《专利法》第62条规定的不侵犯专利权情形以及第69条规定的不视为侵权专利权情形。
（二）《认定指南》明确了认定侵犯某一具体专利权的2个判断条件：
（1）涉案产品或方法落入某一具体专利权的保护范围，即涉嫌侵权的产品或方法应当是某一具体专利权所保护的或者该涉嫌侵权的产品是某一具体发明专利权所保护的专利方法直接获得的。在保护范围的认定标准上，2015年2月1日之后从法律规定层面“多余指定”已经退出的历史舞台，涉嫌侵权的产品或方法均应当符合某一具体专利权的全部技术特征，即实行“全面覆盖”原则。值得注意的是，除了保护范围的认定标准之外，以往的案例中还出现过对涉案产品或方法究竟落入哪一个具体专利权保护范围的争议【参见《最高人民法院公报》2011年第1期上海全科工贸有限公司VS上海市知识产权局专利侵权纠纷处理决定案】，从《认定指南》的规定来看，应当是以上述案件中裁判观点为准，即仅作涉嫌侵权产品与专利权人或其被许可人主张的专利权之间保护范围的比较，而不考虑其他专利权或现有技术。此外，2016年4月1日起施行的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释（二）》第二十三条也作了相应规定：“被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。”
（2）涉案行为属于专利法上的侵权行为，即《专利法》第11条列举的实施专利权的行为之外的其他行为“不构成实施专利的行为，不能采用类比的方式将其纳入侵犯专利权行为的范畴”。
（三）《认定指南》明确了实施专利权行为与其他非实施行为的界限：
（1）设计行为：未将设计转化为专利产品的，不属于制造行为；
（2）仓储、运输行为：除构成共同侵权外，行为人单纯的仓储、运输专利产品的，不构成侵权；
（3）维修、组装、再造行为：用于发挥专利产品正常功能的必要维修，不构成侵权；用零部件组装专利产品，属于制造行为，构成侵权；在报废的专利产品基础上再加工的“再造”，构成侵权；
（4）储存、保存行为：通常不构成使用专利权的行为，但仅其储存或保存便构成实际使用的行为除外，例如急救装置、救火设备等属于备用性质的产品；
（5）销售行为与许诺销售行为的区分：以买卖合同是否成立为判断标准，若未订立书面合同的，则以是否完成“要约”、“承诺”缔约行为构成事实合同关系为标志。
（四）《认定指南》明确了2种情形下视为专利权人给予了实施专利权的默示许可：
（1）基于技术标准产生的默示许可：《认定指南》规定，如果专利权人参与标准制定时未向标准化组织充分披露其专利，而该专利又被纳入国家、行为或地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利。这种情形下对默示许可的推定颇像专利侵权判定中的“捐献原则”，要求专利权人在参与标准制定时充分披露其已经获得的专利，否则就有违诚实信用原则，也有损公众利益。《认定指南》还规定，如果专利的实施必须以纳入国家标准为前提，即使专利权人主动将专利纳入技术标准中，也不能就此认定专利权人默示许可他人使用，而应结合专利权人将专利权纳入标准的主观动因、客观必须程度等因素。对于这种情形，我们可以再来看一个案例【（2014）苏知行终字第0002号，葛芳诉江苏省知识产权局涉标准专利侵权纠纷案】，该案中的裁判观点认为：“专利权人参与行业非强制性技术标准制定所贡献的专利权范围，应当根据专利权人签署的贡献者协议的约定，作出公平合理的解释和界定……如果专利权人承诺贡献的技术范围仅是专利的独立权利要求，而不包括从属权利要求，即使相关从属权利要求中的附加技术特征属于现有技术特征，也不应当将从属权利要求纳入贡献范围。”换言之，作为专利权人而言，在参与标准制定时将专利权纳入标准并不意味着把整个专利权都“捐献”掉了，而是可以根据技术方案的保护层级贡献不同的权利要求。《解释（二）》第二十四条也规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。”
（2）基于产品销售而产生的专利默示许可：对这一情形下如何推定存在默示许可《认定指南》规定了两个条件，一是涉案产品除了用于实施专利技术外，没有任何其他用途，二是专利权人或其被许可人在销售涉案产品时没有明确提出限制性条件。
（五）《认定指南》明确了保护专利方法所延及的产品中“直接获得”的含义：
我们知道，《专利法》第11条规定了对专利方法的保护延及“依照该专利方法直接获得的产品”，但何为“依照该专利方法直接获得的产品”，并没有任何具体的法律或司法解释规定，也没有具体的认定标准。
最高人民法院公布的“2010年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之二”【（2009）民提字第84号】中认为：“依照该专利方法直接获得的产品”的认定与该产品能否直接供消费者使用无关，一审法院以“左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品，……涉案专利为左旋氨氯地平的拆分方法，依据该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品”为由，将涉案专利权的保护范围延及华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，适用法律亦显然不当”。
上述案例的裁判观点对《认定指南》中相关表述的形成影响颇大，但《认定指南》并没有照搬上述裁判观点中的逻辑，而是作了一些修正，主要体现在这种“转化”是否属于本领域的公知技术。《认定指南》规定：所谓“直接获得”，应当指完成专利方法的最后一个步骤后所获得的最初产品；当主题名称中的目标产品与完成最后一个方法步骤后获得的最初产品不一致时，需要根据说明书的内容，考察二者的关系；如果说明书中已经明确最后一个方法步骤的最初产品能通过常规的方法转化为主题名称中的目标产品，则该权利要求直接获得的产品是所述主题名称中的目标产品；如果说明书中没有明确最后一个方法步骤获得的最初产品如何转化为主题名称中的目标产品，并且转化方法非所属领域的公知技术，则该权利要求直接获得的产品是最后一个方法步骤获得的最初产品。
【作者】
汤淡宁，上海市汇业律师事务所合伙人律师、兼具专利代理人、中国注册税务师资格、兼任劳动争议仲裁员。先后在上海交通大学法学硕士、华东政法大学法学学士，华东理工大学计算专业毕业。
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